Escrito por: Ricardo Vinicio Rodríguez Printzen

Resumen: La reforma a la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha de 18 de mayo de 2018 y su entrada en vigor a partir del 10 de agosto de 2018. Mediante este artículo se define el nuevo concepto de marca, la implementación de nuevos signos distintivos para su registro ante el «Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial» (En lo sucesivo el «IMPI»), sus antecedentes y su expansión en materia de protección mediante nuestro sistema jurídico vigente. Asimismo, se establece la complejidad y retos que tendrá el «IMPI» a partir de la presentación de las solicitudes de registro de marca en estas nuevas modalidades.

Una de las áreas del derecho administrativo que más avances y evolución ha tenido durante los últimos años es precisamente el de la Propiedad Intelectual, esto como resultado del desarrollo y materialización de la capacidad creativa y cognoscitiva del ser humano, lo anterior mediante la expresión de ideas, implementación de procedimientos o con la puesta en marcha de acciones que vienen a auxiliar, solucionar y satisfacer necesidades que van surgiendo, las cuales pueden ir dirigidas a simples actividades cotidianas tales como la entrega a domicilio de productos básicos comprados a una tienda de auto servicio, como también a diligencias más complejas o técnicas como pudiere ser la programación de un sistema de automatización de maquinaria que sustituya a una persona en el desempeño de una actividad laboral y, de esa forma, se vuelva más eficiente el respectivo proceso.

Un conocido principio rector en materia económica dispone que entre mayor oferta de comercializadores y profesionales que se ponga a disposición en el mercado, mayor será la calidad de los bienes y servicios a favor del público consumidor, entonces, aquellas personas que inviertan más cantidades en sus procedimientos de producción, materiales e insumos, capacitaciones a su personal y atención a clientela, por mencionar algunos supuestos, tendrá como consecuencia que su prestigio sea mayormente reconocido y, de esa forma, el valor de su marca tenga la misma suerte de crecimiento en el mercado.

De los resultados emanados de la capacidad inventiva del ser humano y de la innovación en materia de publicidad surgida por las inversiones cada vez mayores que vienen realizando los comerciantes, es que en periodos recientes hemos visto como el ejercicio de la facultad de sensibilidad de las personas es capaz de relacionar un bien o servicio, provocando que la toma de decisión del adquirente respecto a un determinado productor o prestador pueda ser influenciada por la imagen visual que ofrezca un establecimiento comercial, así como el hecho de que el simple olfato y sonido que emane de un medio o elemento podrá también ocasionar que un consumidor promedio elija sobre varias opciones que el mercado le ofrece en una actividad o producto determinado, por ello, es que el derecho de la propiedad intelectual, específicamente en materia de marcas, se ha visto en la necesidad de desenvolverse de forma más práctica y, como consecuencia de ello, progresar en los sistemas jurídicos internacionales.

Derivado de lo anterior, es que han surgido este nuevo tipo de signos distintivos que ahora son incorporados a nuestro sistema jurídico mexicano y que, en base a la reforma de la Ley de la Propiedad Industrial (En lo sucesivo la «LPI»), es que ahora se define a la marca como: «todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado[1]«,  definición de la cual observamos que la marca ahora es considerada como un elemento que no solo está formado por letras, números, figuras, diseños y/o símbolos, detectado exclusivamente por el sentido de la vista del ser humano, sino que ahora se incorpora la apreciación e interpretación de la marca a través del sentido del olfato y oído, generando una relación directa e inmediata con un bien o servicio determinado, distinguiéndose de otros de naturaleza similar que se ofrezcan al público consumidor presente en el país.

Es entonces que, con la reforma a la «LPI» publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de mayo de 2018, encontramos ahora que pueden constituir como marca «Los sonidos[2]«, «Los olores[3]« y « La pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado[4]«, los cuales definitivamente vienen a implementar un nuevo signo de distinción de comercializadores en el mercado y que buscan llamar la atención del público consumidor mexicano de formas que, si bien es cierto ya venían siendo utilizadas anteriormente, ahora contarán con la protección legal por parte del «IMPI» mediante sus registros respectivos y reconocimiento de derecho de uso exclusivo, por ello, previo a opinar respecto a los retos que tendrá la mencionada autoridad federal con la incorporación de estos nuevos signos distintivos, señalaremos a continuación algunos casos de éxito de registros de marca de tipo auditivo y olfativo, así como de los ahora conocidos como de «Imagen comercial» o «Trade dress», lo anterior en Estados Unidos de América y en la Comunidad Europea.

• Conceptos y antecedentes:

¿Qué es una marca auditiva o sonora? A fin de definir dicho concepto, es importante considerar primero el significado de «Sonido», el cual es agregado expresamente a nuestra legislación aplicable y es definido por la Real Academia Española como «Sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico, como el aire[5]«, entonces, considerando lo previsto expresamente por el artículo 88 de la «LPI» como por la anterior definición, podemos concluir que una marca auditiva o sonora consiste en la emisión de un simple sonido o incluso composición musical que es capaz de relacionar de manera precisa un bien o servicio al ser apreciado por cualquier consumidor mediante su sentido del oído.

La legislación europea tiene contemplado este tipo de marcas para ser registradas como sonidos, lo anterior a partir del Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, estableciendo que los «sonidos» podrán constituir marcas con la condición de que sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y ser representados de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular[6]. Actualmente existen aproximadamente doscientos registros de marcas auditivas o sonoras vigentes ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea[7], entre ellos de empresas comercialmente conocidas como el sitio web de búsquedas «Yahoo» y la cadena de restaurantes de comida rápida «McDonald’s», por mencionar algunos casos. Asimismo, en la legislación estadounidense también se contemplan las marcas de tipo auditivo o sonoro, esto a través de la Rules of Practice & Federal Statues de la U.S. Trademark Law, que establece que debe acompañarse a la respectiva solicitud de registro una descripción detallada de la marca[8]. Entre los registros de marca que se encuentran vigentes ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, tenemos como ejemplos el característico rugido de león de la empresa cinematográfica comercialmente conocida como «Metro Goldwyn Mayer[9]«, así como la famosa melodía de las caricaturas conocidas como los «Looney Tunes[10]«.

Respecto a las marcas olfativas, previo a intentar definirlas, debemos tener en cuenta dos circunstancias: por un lado, el significado del sentido del olfato, que según la Real Academia Española, consiste en el «sentido corporal con el que se perciben aromas y sustancias dispersas[11]«, y por otro lado que según Martin Lindstrom, experto en marcas corporativas y de consumidor, «el olfato es particularmente potente para evitar el pensamiento consciente y crear asociaciones con recuerdos y emociones[12]«, señalando además dicho profesionista que «estima que el 75 por ciento de nuestras emociones se generan por lo que olemos[13]«, de ahí entonces que podríamos concluir que la sensación de un olor es susceptible de relacionar marcas de bienes y servicios específicos, lo cual evidentemente resulta en algo muy atractivo para los productores y prestadores de servicios, pues el hecho de experimentar un aroma agradable al momento de abrir el empaque de un producto determinado, o bien, al entrar a un establecimiento comercial, puede provocar un convencimiento directo e inmediato para el consumidor, sin necesariamente considerar la composición del bien o incluso hasta su calidad. De este tipo de experiencias sensoriales es precisamente de donde se avocan las marcas olfativas, las cuales podríamos definir como aquellas cuyos aromas u olores son capaces de hacer referencia a determinada marca de un producto o servicio, distinguiéndolas de otras de su misma especia, siempre y cuando sean susceptibles de ser identificadas tanto por las dependencias en materia de propiedad industrial como por el público consumidor.

Existen interesantes antecedentes de éxito de registros de marca olfativa[14]: tales como un olor a cereza para lubricantes sintéticos o bien, un olor con reminiscencias de menta para mascarillas de uso médico, esto ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, así como algunos verificados en Reino Unido, como una fragancia floral que recuerda al perfume de rosas para neumáticos, o bien, el olor acre de la cerveza amarga para unos dardos. No obstante lo anterior y a pesar de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, la legislación europea en materia de marcas aún no reconoce a los olores y aromas como marcas, esto a pesar de que sí se ha hecho en estados europeos como Francia, Holanda, Reino Unido, entre otros, pues se considera como motivo de denegación absoluto de este tipo de registro de marcas el hecho de que «no existe ninguna tecnología que pueda hacer posible la representación de una marca olfativa en el Registro de una manera legalmente aceptable[15]«, sin embargo, considerando las diferentes legislaciones y casos de éxito a nivel internacional que sí reconocen, o bien, están empezando a reconocer las marcas olfativas, muy probablemente sea una simple cuestión de tiempo para que comiencen a inscribirse este tipo de marcas y, posteriormente, el Reglamento de mérito empiece a contemplar el registro de marcas olfativas ante la citada Oficina. En cuanto a los Estados Unidos de América, su legislación marcaria sí tiene previsto el trámite de registro de las marcas de aromas u olores, el cual exige se acompañe una descripción detallada de la marca mediante la solicitud correspondiente[16]. Igualmente, a fin de ejemplificar casos de éxito de registro de marcas olfativas vigentes ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, podemos mencionar un tipo de sandalia con aroma a goma de mascar[17], o bien, de ukuleles con aroma a piña colada[18].

Asimismo, tenemos la protección jurídica de la «Imagen comercial» o «Trade dress», del cual debemos considerar que su «antecedente proviene de la protección de algunos casos del siglo XIX con respecto a empaques, estuches o recipientes en los cuales se vendían los bienes, si estaban preparados en una forma peculiar o nueva (Cook v. Starkweather, 13 Abb. [N.S.] 392., p. 8, citado por Solorio 2010.)[19]. Por otro lado, Thomas Farkas señala que[20]: la Asociación Internacional de Marcas («INTA» por sus siglas en inglés) confirma que el «Trade dress» puede ser encarnado como una imagen comercial general (observar y sentir) de un producto o servicio que indica o identifica la fuente del producto o servicio y la distingue frente a otras, pudiendo incluirse el diseño o configuración del producto; el etiquetado y empaque de los bienes; y/o la decoración o ambiente en que los servicios son prestados, señalando también que el «Trade dress» puede consistir en elementos como tamaño, forma, color y textura, en la medida de que dichos elementos no sean funcionales.

Un antecedente de protección legal de la «Imagen comercial» o «Trade dress» muy conocido es precisamente el de la marca tridimensional de los establecimientos comerciales de «Apple Inc.», el cual inició con el registro de la marca tridimensional de las tiendas insignias de dicha empresa mediante un dibujo multicolor, lo anterior por parte de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América con fecha de 10 de noviembre de 2010, para lo cual, «Apple Inc.» solicita la extensión internacional de la marca de mérito bajo el Protocolo de Madrid, siendo aceptada en algunos Estados pero denegada por la Oficina Alemana de Patentes y Marcas, esto al considerar esta última autoridad que « la representación de espacios destinados a la venta de productos de una empresa no es sino una representación de un aspecto esencial del comercio de dicha empresa. A su juicio, si bien es cierto que el consumidor puede interpretar la disposición de tal espacio como un indicio del valor y de la categoría de precio de los productos, dicho consumidor no percibirá tal disposición como una indicación del origen de los mismos. Asimismo, consideró que el espacio de venta representado en el caso de autos no se distinguía suficientemente de las tiendas de otros suministradores de productos electrónicos[21]«, para lo cual «Apple Inc.» recurre dicha negativa de registro de marca y el citado órgano jurisdiccional europeo resuelve mediante la sentencia de mérito que «Los artículos 2 y 3 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, deben interpretarse en el sentido de que la representación de la disposición de un espacio de venta de productos por medio de un simple dibujo en el que no figuran indicaciones sobre el tamaño o las proporciones puede registrarse como marca para servicios consistentes en prestaciones relativas a dichos productos pero que no formen parte integrante de la comercialización de éstos, siempre que dicha representación sea apropiada para distinguir los servicios del autor de la solicitud de registro de los de otras empresas y que no se opongan a ello ninguna de las causas de denegación establecidas en la Directiva.[22]«, de lo cual, advertimos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió la viabilidad legal y posible de proteger como marca la representación de un espacio de venta, siempre y cuando pueda distinguir sus servicios frente a otros de la misma naturaleza y ofrecidos por diferentes comerciantes.

Por último, vale la pena mencionar que mediante el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, suscrito el 04 de febrero de 2016 en Auckland, Nueva Zelanda, las partes firmantes se comprometieron a contribuir al crecimiento económico, crear nuevas oportunidades para los negocios y establecer un marco legal y comercial predecible para el comercio y la inversión a través de reglas mutuamente ventajosas[23], entre otras cosas, siendo que en su Capítulo 18 denominado «Propiedad Intelectual»[24], específicamente en su artículo 18.18, se acordó que no puede denegarse el registro de una marca solo por el hecho de que el signo que la componga sea un sonido, así como el hecho de que realizaran los mejores esfuerzos para registrar marcas olfativas, por lo que vemos aquí uno de los primeros compromisos del Estado Mexicano para incorporar estos tipos de registros de marcas no tradicionales en su sistema jurídico vigente.

• Retos que se avecinan para el «IMPI»:

De una lectura que se realice al numeral 89 de la «LPI», puede observarse la posibilidad real, material, legal e inmediata de realizar registros respecto a «los sonidos», «los olores» y la «Imagen comercial» o «Trade dress» ante el «IMPI», dándoles un reconocimiento expreso de que dichas modalidades constituyen marcas, mientras que el artículo 113 de dicho ordenamiento jurídico exige acompañar a la solicitud de registro de marca «la representación del signo que constituya la marca», por lo tanto, si consideramos también lo previsto en el «Acuerdo por el que se modifica el diverso que establece las Reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial», publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha de 09 de agosto de 2018, vemos por un lado que si queremos registrar una marca auditiva o sonora, podremos presentarla mediante pentagramas, fonogramas o, en su caso, onomatopeyas, además de que debemos acompañar una descripción detallada de dicha marca y un soporte material que contenga el archivo digital que reproduzca el sonido de mérito, teniendo como consecuencia que el «IMPI» tenga la obligación de dar trámite a cualquier tipo de solicitud de registro de marca de esta naturaleza y, como consecuencia de ello, resolverla de manera fundada y motivada.

Ahora bien, en cuanto a dificultades específicas que podrían irle apareciendo al «IMPI» en los próximos meses y continuando con el tema de las marcas auditivas o sonoras, se debe puntualizar que al no existir criterios específicos de resolución de fondo de las solicitudes de registro de marca y puntualizando que, en los términos de la fracción V del artículo 89 de la «LPI», constituyen como marca TODOS LOS SONIDOS, debemos entender que cualquier tipo de ruido, sonoridad o expresión fonética puede ser tramitada como marca auditiva o sonora, la cual puede provenir desde sonidos muy cotidianos o comunes, como los de un portazo o una sirena de una ambulancia, hasta los conocidos «Jingles», o incluso hasta en una propia canción y/o composición musical, siempre y cuando cumplan con el objeto de distinguir un producto o servicio con respecto a uno diverso de la misma naturaleza, así como los requisitos previstos en las modificadas «Reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial», por ello es que el «IMPI» estará obligado a tramitar y resolver toda solicitud de registro de marca auditiva o sonora que se le presente sin criterio de resolución de fondo previamente determinado.

No obstante lo anterior, el «IMPI» tendrá que ser muy precavido, exhaustivo y congruente en el estudio de las solicitudes de registro de marca auditivas o sonoras, teniendo cuidado al resolver debidamente la forma de representación de estos signos distintivos, por un lado, que sea lo suficiente para determinar el objeto claro y preciso de su protección tanto para el público consumidor como para el propio personal que labore en el «IMPI», de lo contrario, el estar otorgando registros de marcas auditivas o sonoras simplemente porque constituyen sonidos y son susceptibles de representación, provocaría que este tipo de trámites se vuelva ocioso al no cumplir con la finalidad de distintividad de un productor, comercializador o prestador de servicios, aunado a que originaría mermas económicas cuantiosas e innecesarias para el propio «IMPI», toda vez que tendrían que erogar altas cantidades en equipamiento, capacitación, materiales e insumos para dar trámite a todas y cada una de las solicitudes de registro de marcas auditivas o sonoras que se les presenten, lo anterior considerando que existe una diversa gama de representación de sonidos y que tendrán la obligación de atender todas las solicitudes al no establecerse un criterio específico de resolución de fondo o incluso hasta de admisión del trámite correspondiente. Por otro lado, el «IMPI» también tendrá que realizar un correcto análisis respecto a que la representación propuesta como registro de marca auditiva o sonora no se trate más bien de una obra cuya protección le competa jurídicamente al Instituto Nacional del Derecho de Autor por tratarse de alguna que sea de carácter artístico, teniendo en consideración que el propio artículo 90, fracción XIV, de la «LPI» contempla este supuesto como una causal de no registrabilidad de marca, por ello, podemos concluir lo complejo que serán las medidas a tomar por parte del «IMPI» en este tipo de trámites.

Otra dificultad que pudiera aparecer en la tramitación de las solicitudes de registro de marcas auditivas o sonoras, consiste en la representación del signo que constituya la marca, pues como establece el artículo 88 de la «LPI», debe determinar el objeto claro y preciso de la protección, por lo que si se pretende registrar un ladrido de un perro, por mencionar un ejemplo, no todos los perros suenan igual al momento de ladrar, por lo que dicha representación debe ser lo suficientemente clara y precisa para que cualquier persona pueda distinguirla respecto a un bien o servicio determinado, de ahí entonces que nos encontramos con una posible problemática de distintividad de la marca auditiva y sonora, la cual no pueda relacionarse con la determinación del objeto claro y preciso de la protección amparada o que se busca amparar con la marca.

En cuanto a las marcas olfativas, debemos considerar que aún cuando existe una gran diversidad de olores y aromas que pudieren ser relacionados  a bienes y servicios para distinguirlos frente a otros de su misma especie en el mercado nacional, también es cierto que el ser humano no tiene completamente desarrollado su sentido de olfato, lo cual definitivamente generará una problemática para el «IMPI» al momento de determinar la legal procedencia de las marcas olfativas que se le presenten para registro, pues, se insiste, la «LPI» no está exigiendo ningún requisito técnico para representar el signo olfativo, sino que las modificadas «Reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial» simplemente exigen que se describa la marca y que, en caso de duda, se requerirá por la exhibición del producto al que se le aplicará la marca, lo cual no debería causar conflicto al momento de elevar la petición de registro de marca y substanciar el respectivo trámite, sin embargo, si no se establece pronto un requisito técnico para distinguir las marcas olfativas y resolver de fondo su procedencia, entonces, tendrán que otorgar los registros que se soliciten y si, por mencionar un ejemplo, una persona comparece a solicitar el registro de un aroma de fresa para una pintura industrial y obtiene su respectiva protección, entonces, ninguna otra persona podrá obtener un registro de aroma de fresa para una pintura industrial, pues sería considerada como idéntica o similar a la previamente registrada, esto se debe a que el olor a fresa es muy genérico y, sin duda alguna, generaría confusión al público consumidor al momento de decidir entre una marca y la otra, toda vez que el objeto de la protección no es claro ni preciso.

Por otro lado, se debe considerar que no todos los olores y aromas pueden ser susceptibles de registro de marca, lo anterior al considerar lo dispuesto por el artículo 90, fracción IV, de la «LPI», el cual establece que no serán registrables como marcas aquellas que sean descriptivas de los bienes o servicios que pretendan distinguir, consecuentemente, una marca olfativa de perfume, loción o desodorante no podrían ser registrables, toda vez que no se estará protegiendo la distintividad de dicho producto, sino que se estaría amparando su funcionalidad, el cual es un bien que sirve para emanar un aroma u olor agradable, por lo que definitivamente sería una marca descriptiva, por ello el «IMPI» debe tener especial cuidado en el análisis, trámite y resolución de este tipo de solicitudes de registro de marcas olfativas cuando los productos a amparar se traten de bienes idénticos o similares a los anteriormente referidos o a otros como pudieran ser detergentes, shampoos, limpiadores, aromatizantes, por mencionar algunos ejemplos.

En cuanto a los establecimientos comerciales, existen algunos que actualmente utilizan aromas bastante agradables que atraen la atención del público consumidor para que entren y adquieran los productos que ofrecen, por ejemplo, existen tiendas de ropa que al momento de ingresar a su local tienen olores bastante particulares y que quedan en la mente de las personas, lo cual definitivamente pudiera considerarse como un caso de éxito para buscar ser protegidos como marcas olfativas, toda vez que cumplen con los requisitos de determinación clara y precisa del objeto de protección de las marcas, así como el hecho de que sus aromas distinguen bienes y servicios frente a otros diversos de su misma naturaleza, sin que de ninguna manera incurran en la causal de no registrabilidad alguna.

Finalmente, tenemos la incorporación del «Trade dress» o «Imagen comercial», lo cual es bastante interesante y viene a establecer una opción atractiva para los productores, comercializadores y prestadores de servicios, esto al poder imprimir una distintividad a los empaques o envases en que se trasladen sus productos, o bien, en cuanto a establecer una imagen particular y única que quede marcada en la mente del público consumidor, a fin de que se puedan distinguir sus bienes y servicios frente a otros de la misma especie.

Uno de los beneficios de este nuevo tipo de registros marcarios es precisamente evitar la competencia desleal que se pudiera ocasionar entre un comerciante y otro que puede ofrecer bienes o servicios de la misma naturaleza, lo anterior no solo para evitar que se genere confusión en el público consumidor, sino también para proteger la inversión económica que un productor o prestador de servicios ha erogado en temas de diseño, publicidad, marketing o incluso propiedad intelectual, los cuales le han generado ventajas frente a sus competidores al ofrecer bienes o servicios atractivos y llamativos en el mercado, respetando y sobre todo reconociendo la exclusividad y originalidad de este tipo de imagen comercial que han creado a lo largo de los años en que ha estado operando y posicionándose en el público consumidor, de ahí entonces, que marcas importantes y reconocidas tendrán esta opción de proteger los elementos figurativos de sus productos y negociaciones, tales como «Banamex», «Superama», Crocs», «Apple», por mencionar algunos ejemplos.

En el caso del «Trade dress» o «Imagen comercial», debemos también considerar que no podrán registrarse marcas que sean funcionales y meramente ornamentales, pues las primeras corresponden a las patentes o incluso modelos de utilidad, mientras que las segundas serían materia de diseños industriales o incluso de obras de arte aplicado cuyo conocimiento sería del Instituto Nacional del Derecho de Autor, razón por la cual el «IMPI» deberá tener un especial cuidado y estudio exhaustivo al momento de analizar las solicitudes de registro de marca que se le presenten en estos términos. Igualmente, el «IMPI» tendrá que observar debidamente que la representación del signo de «Imagen comercial» o «Trade dress» permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, lo anterior a fin de que no se le otorgue al titular del registro de marca un derecho de uso exclusivo frente a otros que si se pueden distinguir en el mercado, por ejemplo, el barril de cerveza de marca «Heineken» que puedes encontrar en tiendas de autoservicio es llamativo y peculiar, sin embargo, su diseño no es único, toda vez que existen otras marcas como «Bitburger», «Newcastle» y «Kuntsmann», por mencionar algunas, que son similares, que ofrecen el mismo producto y que sí podrían generar confusión en el público consumidor al momento de decidir entre una cerveza y la otra, considerando incluso que se tratan de distintos tipos de sabores y fermentación, aunado al hecho de que el tipo de envase sería más propio de ser protegido a través de un diseño industrial.

Como conclusión, observó bondades en esta reforma a la «LPI», pues es positivo que nuestro sistema jurídico mexicano no de la espalda a la evolución del mercado, así como a los nuevos esquemas de comercialización, marketing y publicidad de los bienes y servicios, protegiendo, como lo mencionaba, inversiones económicas que han realizado los comercializadores a fin de ofrecer opciones originales, atractivas y llamativas, así como diferentes conductos de venta para atraer la atención del público consumidor, razón por la cual resulta fabulosa la idea de reconocerles ese derecho de uso exclusivo emanando de la capacidad creativa de su personal o de los profesionales que los hayan asesorado, considerando incluso que existen otros tipos de marcas no tradicionales que aún están en espera de ser incorporadas a nuestra legislación en materia de propiedad industrial, tales como las marcas gustativas, táctiles, de posición o en movimiento que seguramente en los próximos años formaran parte de las opciones de protección que garantizará el «IMPI», sin embargo, surgen dudas debido a la falta de criterios de resolución de fondo que asumirá el «IMPI» a partir de la entrada en vigor de la reformada «LPI», pues incluso el propio licenciado Eliseo Montiel Cuevas, actual Director Divisional de Marcas del «IMPI», con motivo de la conferencia denominada «Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial en materia de signos distintivos y en materia de invenciones» celebrada el pasado lunes 30 de julio de 2018 en el Auditorio 1 del Centro de Congresos del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, manifestó que sobre la marcha irán asumiendo estos criterios, es decir, que dicho funcionario público reconoció que efectivamente no tienen aún contemplada la manera en que darán trámite y resolverán este tipo de solicitudes de registro de marcas no tradicionales, lo cual puede implicar diversas violaciones a principios constitucionales imprescindibles como los de legalidad, equidad y seguridad jurídica, razón por la cual tendrán un trabajo muy importante de formar dichos criterios y utilizarlos por igual a todos los solicitantes, a fin de no violentar los principios antes mencionados y, sobre todo, de reconocer, otorgar y garantizar una protección jurídica y real que merezca cada uno de los solicitantes en base al despliegue de creatividad que denote la marca respectiva y que vaya de la mano con la buena fe de solicitar la correspondiente protección.

[1] Artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018. Recuperado el 30 de julio de 2018, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50_180518.pdf

[2] Artículo 89, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018. Recuperado el 06 de agosto de 2018, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50_180518.pdf

[3] Artículo 89, fracción VI, de la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018. Recuperado el 06 de agosto de 2018, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50_180518.pdf

[4] Artículo 89, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018. Recuperado el 06 de agosto de 2018, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50_180518.pdf

[5]   Real Academia Española. (2018). Sonido. En Diccionario de la lengua española (23.^a ed.). Recuperado de http://dle.rae.es/?id=YMV5Hqd

[6]   Artículo 4 del Reglamento (UE) 2015/2424, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 24 de diciembre de 2015. Recuperado el 06 de agosto de 2018, de https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.341.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2015:341:TOC

[7] Base de datos «eSearch plus», de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Recuperado el 06 de agosto de 2018, de https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/100/n1=MarkFeature&v1=Sound&o1=AND&n2=MarkCurrentStatusCode&v2=%22Registered%22&o2=AND&sf=ApplicationNumber&so=asc

[8] § 2.52 «Tipos de dibujos y formato para dibujos», inciso e, de las Reglas de Práctica y Estatutos Federales de la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América, emitidas por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América el 1° de enero de 2018. Recuperado el 06 de agosto de 2018, de https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trademark_rules_statutes_2018-1-1.pdf

[9] Registro de marca con número de serie 73553567, número de registro 1395550, ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América. Recuperado el 06 de agosto de 2018, de http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4810:nm7l08.2.1

[10] Registro de marca con número de serie 75934534, número de registro 2469364, ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América. Recuperado el 06 de agosto de 2018, de http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4810:nm7l08.3.1

[11] Real Academia Española. (2018). Olfato. En Diccionario de la lengua española (23.^a ed.). Recuperado de http://dle.rae.es/?id=QzsK7Ky

[12] Dooley, R. (2011). Brainfluence : 100 ways to persuade and convince consumers with neuromarketing. Recuperado el 06 de agosto de 2018, de https://ebookcentral.proquest.com/lib/upgdl-ebooks/reader.action?docID=817468&query=marketing+smell

[13] Dooley, R. (2011). Brainfluence : 100 ways to persuade and convince consumers with neuromarketing. Recuperado el 06 de agosto de 2018, de https://ebookcentral.proquest.com/lib/upgdl-ebooks/reader.action?docID=817468&query=marketing+smell

[14] Consejo, G. D. N. (Ed.). (2017). Cuadernos de derecho y comercio. nro. 67. Recuperado el 06 de agosto de 2018, de https://ebookcentral.proquest.com/lib/upanamericanasp/reader.action?docID=5307486&query=%22Cuadernos+de+derecho+y+comercio%22

[15]   Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea. Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Parte B, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 2, Definición de MUE (Artículo 7, apartado 1, letra a), del RMUE), publicada en el sitio web de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el 1° de octubre de 2017. Recuperado el 07 de agosto de 2018, de https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-2017-wp-lr2/15_part_b_examination_section_4_AG_chap_2_Article_7(1)(a)_clean_lr2_es.pdf

[16] § 2.52 «Tipos de dibujos y formato para dibujos», inciso e, de las Reglas de Práctica y Estatutos Federal de la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América, emitidas por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América el 1° de enero de 2018. Recuperado el 07 de agosto de 2018, de https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trademark_rules_statutes_2018-1-1.pdf

[17] Registro de marca con número de serie 86265443, número de registro 4754435, ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América. Recuperado el 07 de agosto de 2018, de http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4810:lx2lx2.3.1

[18] Registro de marca con número de serie 85553176, número de registro 4144511, ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América. Recuperado el 07 de agosto de 2018, de http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4810:lx2lx2.4.1

[19] Solorio Pérez, O.J., (2010). Derecho de la Propiedad Intelectual (1a.ed.). México: Oxford University Press.

[20] Farkas, T. (2014). Trademark protection for store designs. One trademark a day keeps Apple’s competitors away. Revista de la propiedad inmaterial N.° 18 – Noviembre de 2014 – PP. 323-346. Recuperado el 07 de agosto de 2018, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5127490

[21] Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) de 10 de julio de 2014, En el asunto C‑421/13, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundespatentgericht (Alemania), mediante resolución de 8 de mayo de 2013, recibida en el Tribunal de Justicia el 24 de julio de 2013, en el procedimiento entre Apple Inc. y Deutsches Patent- und Markenamt, punto número 11. Recuperado el 07 de agosto de 2018, de http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=154829&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=322266

[22] Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) de 10 de julio de 2014, En el asunto C‑421/13, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundespatentgericht (Alemania), mediante resolución de 8 de mayo de 2013, recibida en el Tribunal de Justicia el 24 de julio de 2013, en el procedimiento entre Apple Inc. y Deutsches Patent- und Markenamt, resolutivo. Recuperado el 07 de agosto de 2018, de http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=154829&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=322266

[23] Preámbulo del Tratado de Asociación Transpacífico, firmado por el Estado Mexicano con otros Estados con fecha de 04 de febrero de 2016. Recuperado el 23 de agosto de 2018, de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/86469/1._Disposiciones_Iniciales_y_Definiciones_Generales.pdf

[24] Capítulo 18 del Tratado de Asociación Transpacífico, firmado por el Estado Mexicano con otros Estados con fecha de 04 de febrero de 2016. Recuperado el 23 de agosto de 2018, de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/86486/18._Propiedad_Intelectual.pdf